Secreto comercial contra patente: por qué hay diferencias en la evaluación

La financiación, el alma de cualquier startup, puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo se valore la empresa. Pero para muchas empresas en las primeras etapas, es su activo más valioso (y a menudo el único) importante. es su propiedad intelectual (IP). De hecho, muchas empresas se basan nada más que en un invento o incluso en una nueva idea. Pero, ¿cómo se fija el precio de algo intangible, como un invento o una idea? Y hay algunas formas IP ¿Vale más que otros posibles inventores o fuentes de financiación?

Algunos empresarios pueden suponer que la mejor manera de presentar perspectivas brillantes para su empresa es presentar tantas solicitudes de patentes como sea posible. Pueden pensar que la mejor manera de obtener financiamiento de activos intangibles es poder transferir un montón de patentes o solicitudes de patentes a un inversionista potencial. O pueden pensar que el simple hecho de poder usar el término «anuncio de patente» es una señal de que el producto pronto tendrá éxito. En realidad, sin embargo, la evaluación de la cartera de patentes tiene muy poco que ver con cuán fructífera es la presentación de solicitudes por parte de una empresa.

Además, al poner demasiado énfasis en las patentes y las solicitudes de patentes, una startup puede descuidar el valor de los secretos comerciales. Los secretos comerciales pueden no tener el mismo caché que las patentes de inicio porque no tienen un certificado adjunto a la cinta, no están sujetos a ningún proceso de examen y, a menudo, son más difíciles de identificar. Pero los secretos comerciales pueden ser igual de valiososy en algunos casos más valioso que las patentes.

Por lo tanto, es importante que una startup comprenda cómo las patentes y los secretos comerciales pueden valorarse como activos, factores positivos y negativos que afectan la valoración de ambos, y cómo los inversores potenciales ven realmente estos activos.

Determinación del valor de patentes y secretos comerciales

Cualquier activo intangible puede valorarse siempre que esté (1) identificado, (2) controlado y (3) proporcione beneficios económicos futuros (como ingresos o gastos futuros reducidos). Por lo general, es fácil para una patente o solicitud de patente determinar si cumple con los requisitos. Con respecto a los secretos comerciales, estas preguntas pueden ser más difíciles de responder.

Es decir, hay un secreto comercial identificado por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE. UU. como:

[I]información que tiene un valor económico independiente real o potencial porque no es bien conocida, es valiosa para otros que no pueden obtener la información legalmente y está sujeta a esfuerzos razonables para mantener su confidencialidad.

por ejemplo, un los secretos comerciales pueden incluir redacción cerrada, método de procesamiento, método de producción, algoritmo informático u otro tipo de información que es valiosa porque es un secreto, así como otros tipos de información confidencial, como la base de datos de preferencias del consumidor, listas de clientes o listas de contactos.

Como resultado, el mayor obstáculo para evaluar un secreto comercial suele ser si se puede «identificar». Por ejemplo, los secretos comerciales más valiosos e importantes de la empresa deben enumerarse, documentarse y protegerse específicamente contra su divulgación. Una vez que se puede identificar y caracterizar un secreto comercial, su valor se puede analizar de la misma manera que una patente.

La valoración de la propiedad intelectual implica establecer un valor justo de mercado: el precio es hipotético al alcance de la mano el comprador pagaría por el activo intangible. Esto se puede hacer de varias maneras, por ejemplo por:

  • Enfoque de ingresos: medir el valor de la propiedad intelectual determinando el valor actual del beneficio económico que se espera que proporcione durante la vida de la propiedad intelectual.
  • Enfoque de mercado: análisis de lo que han pagado compradores de activos similares en el mercado.
  • Enfoque de costos: medir los costos invertidos en el desarrollo de PI.

Uno de los métodos más utilizados es pagsexención de pagsmétodo de regalías, que combina los enfoques de mercado y de ingresos. Al tener una PI, la empresa no tiene que pagarle a un tercero por una licencia de PI, implementando así una «exención de regalías». Al analizar las transacciones de mercado, la tasa de regalías del mercado se aplica a los beneficios económicos proyectados (ya sean ventas o ahorros de costos) asociados con la PI y se convierte a valor presente teniendo en cuenta los riesgos asociados con los beneficios económicos.

Al final, tLas características de cada objeto de una patente o secreto comercial determinarán la metodología adecuada para determinar su valor justo de mercado.

Factores que se tienen en cuenta en la evaluación de patentes y secretos comerciales

Independientemente de la metodología de valoración específica, los factores incluidos en la valoración pueden diferir significativamente entre patentes y secretos comerciales. Esto se debe a que las patentes y los secretos comerciales tienen varias diferencias fundamentales que afectan su valor relativo.

Es decir, el principal valor de una patente es la capacidad de utilizarla potencialmente para excluir a otros de la producción, venta, uso, oferta de venta o importación de un producto competidor. Algunos elementos clave de una patente que se pueden considerar en un análisis de valoración incluyen:

  • que tiene período limitado (normalmente 20 años a partir de la fecha de solicitud).
  • eso no puede ser perdido debido a una mayor ingeniería inversa o desarrollo independiente.
  • Qué puede ser declarado inválido debido al estado de la técnica.
  • lo que requiere divulgación de información a través de una solicitud de patente y riesgos de que otros puedan usar esta divulgación para infringir la patente.
  • Qué puede hacer se utiliza para prevenir incluso a los delincuentes inocentes y mantener la exclusividad.
  • lo que requiere bajos costes de mantenimiento (como aquí cuota de mantenimiento periódico).
  • Así es como es limitada geográficamente al lugar de protección de la patente.

Por otro lado, el principal valor de los secretos comerciales es no permitir que otros sepan cómo hacer este producto competitivo. Algunos elementos clave de los secretos comerciales que se pueden considerar en el análisis de evaluación incluyen:

  • Que no tiene fecha de caducidad y puede durar para siempre si se mantiene (amor receta de coca cola).
  • Qué puede hacer perderse en el caso de la ingeniería inversa o el desarrollo independiente (incluso si no se apropiaron indebidamente de forma intencionada).
  • Lo que no es el mecanismo de divulgación forzada de secretos comerciales por parte de un tercero.
  • Con qué se almacenaecreto: Clos competidores no conocen sus características.
  • que tiene baja capacidad ofensiva para obstaculizar a los competidores.
  • El costo de mantener el secreto a lo largo del tiempo.
  • Eso es todola confidencialidad se mantiene en todo el mundo y es exigible en cualquier jurisdicción en virtud de las leyes sobre la apropiación de secretos comerciales.

Cada una de estas consideraciones conflictivas afecta el valor relativo de la patente y el secreto comercial. Sin embargo, se necesita un análisis subjetivo para tener en cuenta estos factores y su impacto en el costo de la PI. Para Copiarpara asignar valor a una cartera de patentes, es necesario analizar la fuerza, el alcance y la potencial capacidad exclusiva de las patentes.

De igual forma, la valoración de los secretos comerciales implica analizar los beneficios que una empresa obtiene al mantener la confidencialidad de la información, tales como exclusividad, aumento de ventas, aumento de precios o reducción de costos.

Una evaluación objetiva no es necesariamente igual al valor del inversor

Por supuesto, una evaluación objetiva de un activo de propiedad intelectual puede no coincidir con el «valor» que el inversor o la fuente de financiación ven en ese activo. Por ejemplo, aunque los intereses hipotecarios pueden estar garantizados legalmente tanto por patentes como por secretos comerciales, una institución financiera puede ser reacia a aceptar secretos comerciales como garantía para un préstamo porque los secretos comerciales no se transfieren tan fácilmente como las patentes. O la empresa puede tener una gran cartera de solicitudes de patentes potencialmente valiosas, pero al inversor le puede preocupar que el costo actual de revisar estas solicitudes no sea el mejor uso del capital para la empresa en una etapa inicial.

Yt al final del díalo más importante, un estrategia de PI de la empresa debe ser consistente con su modelo comercial general, ya que una IP valiosa por sí sola no indica un lanzamiento valioso o exitoso.

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Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y pueden no reflejar las opiniones de McAndrews, Held & Malloy, Kaskov Valuations, Inc., sus clientes o cualquier abogado o empleado individual. Esto es solo para fines de información general y no es un consejo legal y no debe interpretarse como un consejo legal.

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