EN Artículo anteriorExaminé algunos de los problemas de propiedad intelectual (PI) más comunes que plantean las empresas y los empresarios durante su desarrollo tecnológico inicial.
Para muchas empresas, su propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos de la empresa. Y debido a que la propiedad intelectual a menudo involucra derechos legales complejos, cada empresa debe tener una estrategia de propiedad intelectual para maximizar el valor de esa propiedad intelectual.
En este artículo, exploraré el establecimiento de una estrategia de propiedad intelectual y algunas de las sutilezas que muchas empresas deben considerar en relación con esta estrategia.: el derecho a obtener una patente, protección de patentes y secretos comerciales, plazos para presentar solicitudes de patentes y seguimiento de competidores.
¿Cuál es mi estrategia de patentes a largo plazo?
Cuando piense en su estrategia de patentes a largo plazo, recuerde que las patentes son instrumentos legales que otorgan al propietario el derecho de excluir a otros (sus competidores) de crear, usar o vender invenciones reivindicadas. Puede patentar las invenciones que comercialice y las que no comercialice. La primera forma es la más obvia, pero la segunda en sí misma puede ser una poderosa estrategia comercial.
Por ejemplo, las empresas pueden utilizar las patentes para excluir a los competidores. También pueden licenciar tecnologías patentadas para obtener ganancias económicas. Como hipótesis simple, imagine que el primer fabricante de teléfonos móviles inventó tanto un teléfono inteligente con una pantalla táctil plana como un teléfono que se abre. La empresa decide que el teléfono plegable se vende mejor y pospone la tecnología de pantalla táctil plana. La empresa puede patentar ambos, aunque ha decidido no comercializar el smartphone de pantalla plana. Cuando aparece un competidor y produce productos de pantalla plana, la patente se puede licenciar o utilizar para prohibir actividades infractoras.
Por lo tanto, incluso si no está listo para comercializar de inmediato todas las tecnologías que ha desarrollado, patentar todos sus inventos puede proporcionar activos competitivos a largo plazo que generan dinero.
Otra estrategia de patentes a largo plazo muy común es buscar tantas patentes como sea posible tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Las razones más comunes para esta decisión son:
- Para ahuyentar a los competidores potenciales con una gran cantidad de patentes protegidas.
- Agregar valor a la empresa para cualquier compra posterior con una cartera de patentes confiable.
Si se planifica adecuadamente, la obtención de un gran número de patentes individuales no siempre requiere un gran número de solicitudes de patentes. A menudo aconsejo a los clientes (según corresponda) que esperen para presentar una solicitud general, que incluya todos los aspectos posibles de la invención, la tecnología o la familia de tecnologías.
Después de la presentación de esta única solicitud integral, se pueden obtener varias patentes separadas presentando continuación o continuación en parte o divisional aplicaciones patentadas. Otra de las ventajas de esta estrategia es que, aunque esta aplicación general sigue pendiente, pueden estar involucrados reclamos en un producto de un competidor que puede estar infringiendo en el mercado.
Estas son solo algunas de las opciones estratégicas que las empresas deben considerar al definir su estrategia de PI. Los programas de propiedad intelectual más poderosos son aquellos que se basan fundamentalmente en la estrategia planificada desde el principio y se desarrollan con el tiempo a medida que la empresa crece y se expande.
¿Cómo puedo evaluar si mi idea o tecnología está patentada?
Incluso los abogados de patentes y los jueces a menudo se enfrentan a la pregunta de si una invención está patentada, especialmente cuando la invención implica principalmente el uso de una computadora para realizar una tarea conocida o incluso nueva, y/o cuando la invención implica el uso de Internet. . basado en tecnología de red. En este artículo es imposible considerar todos los matices del análisis de patentabilidad.
Sin embargo, en general, cuanto más específica y tangible sea su invención, más probable es que sea patentada. La Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) también ofrece una breve descripción de cómo lo hace determinación de aceptabilidad que pueden ser muy útiles y servir de guía para el análisis.
¿Debo solicitar una patente o mantener mi secreto comercial?
Si cree que su invención no puede ser patentada (le ofrezco orientación sobre este tema aquí), es posible que pueda protegerlo como secreto comercial.
Por supuesto, si está protegido como secreto comercial depende, por supuesto, de si sigue siendo un secreto. Leyes sobre secretos comerciales proteger “información para cuya conservación (a) su propietario ha tomado medidas razonables secreto; y B) adquiere valor económico independiente, actual o potencial, porque no es bien conocido”. Una ventaja significativa de proteger un secreto comercial es que puede durar para siempre mientras el secreto siga siendo secreto. La vida útil de las patentes es inferior a 20 años. Después de la expiración de la patente, la tecnología divulgada pasa a estar disponible para todos.
Otro factor muy importante al elegir entre la protección de patentes y la protección de secretos comerciales es si un secreto comercial puede descubrirse o procesarse a partir de cualquier producto que lo contenga, y en qué medida. No hay nada ilegal en la ingeniería inversa de un producto público. Entonces, si un secreto comercial es fácil de descubrir, probablemente no sea un buen candidato para proteger un secreto comercial.
Si no está seguro de otorgar una patente o mantener su estado de secreto comercial, puede considerar presentar una solicitud de patente anterior, que permanece en secreto con la USPTO. La presentación de una solicitud de patente preliminar no pondrá en peligro el secreto de su invención.
Sin embargo, tenga en cuenta que las solicitudes no temporales generalmente se hacen públicas 18 meses después de su fecha de prioridad más temprana posible, a menos que el solicitante solicite no hacerlas públicas en el momento de la presentación (y responde todos los requisitos). Si se concede la solicitud de no publicación, la solicitud permanecerá confidencial hasta que se conceda cualquier patente. Por lo tanto, si no está seguro, pero cree que es posible que desee mantener cualquier estado de secreto comercial, debe solicitar la no divulgación al enviar su solicitud no temporal. Al hacer esto, puede obtener un análisis experto del cumplimiento de patentes sin correr el riesgo de perder el secreto de su invención.
Si el experto rechaza su solicitud porque no cumple con los requisitos de la patente, puede retirar la solicitud y aún así mantener el estado de secreto comercial de la invención. Pero una vez que se publica la solicitud, la invención se divulga y deja de ser un secreto y no está sujeta a la protección de las leyes de secretos comerciales.
¿Cuándo debo solicitar una patente?
Obviamente, el tiempo es esencial cuando se trata de una amplia gama de estrategias de PI. Para las solicitudes de patente, uno de los puntos clave es la etapa de desarrollo de una realización comercial de la invención.
Debido a que una solicitud de patente debe describir completamente la invención reivindicada, si presenta la solicitud demasiado pronto, es posible que no incluya la funcionalidad adecuada, que debería incluirse, pero que aún no puede mejorarse. Si presenta la solicitud demasiado tarde, corre el riesgo de que la información pública previa pueda afectar negativamente la novedad de su invención, o corre el riesgo de que el segundo inventor presente la solicitud primero y tenga un derecho de patente preferencial.
Siempre hay tensión y deseo al decidir cuándo presentar una solicitud, por lo que su abogado de patentes puede brindarle una experiencia útil. Además, por lo general requiere al menos 12 meses (a menudo mucho más) para recibir la primera notificación razonada de un experto en patentes, y el tiempo total promedio para un examen completo de las solicitudes de patentes de la USPTO ahora es aproximadamente 23 meses.
En primer lugar, es importante recordar que no tendrá derechos de patente antes de que se conceda la patente. Entonces, si cree que un competidor puede infringir o va a infringir cualquier patente que infrinja, cuanto antes presente la solicitud, mejor. En vista de todo lo anterior, en el proceso de desarrollo de un producto no existe un momento absolutamente adecuado para presentar una solicitud de patente. Pero conocer estos datos y considerar diferentes opciones estratégicas puede ayudar a su empresa a crear el máximo valor.
¿Cómo y por qué debo controlar a mis competidores?
Otro factor en cualquier estrategia de propiedad intelectual es monitorear las actividades de los competidores cercanos. Por supuesto, también se publicarán las solicitudes de patentes de sus competidores (y socios tecnológicos potenciales) (a menos que requieran la no publicación). Al rastrear estos programas, puede ver lo que otros pueden hacer en su campo. También puede realizar un seguimiento de los programas publicados para ver si sus competidores pueden estar invadiendo su tecnología. Y puedes usar estos programas publicados para evitar penetrar en el territorio de tus competidores.
Establecer una estrategia de propiedad intelectual y luego ajustarla constantemente de forma dinámica debido a los cambios en el mercado es crucial para la mayoría de las empresas y puede ayudar a las empresas a lograr una valoración e impacto óptimos en el mercado. Los elementos anteriores son solo algunos de los elementos a considerar. Un programa estratégico integral debe ajustarse para cada negocio y tener en cuenta una amplia gama de factores.